Komercjalizacja nazwy firmy. Jak zarobić na swojej marce?

Uzyskanie ochrony nie jest jednak jedyną korzyścią, którą daje rejestracja znaku towarowego. Przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo ochronne na znak, mogą czerpać z tego prawa realne korzyści majątkowe.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

Franchising

Przedsiębiorcy, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy i posługują się nim dla prowadzenia konkretnej działalności np. gastronomicznej, mogą udzielić franczyzy innym zainteresowanym podmiotom. Franczyzodawca (właściciel marki zarejestrowanej jako znak towarowy) zobowiązuje się wówczas do udzielenia na rzecz Franczyzobiorcy prawa do korzystania ze swojej marki, know – how, receptur, oprogramowania czy innych niezbędnych elementów infrastruktury niezbędnej do prowadzenia w sposób należyty biznesu przez inny podmiot.

W zamian za to Franczyzobiorca otrzymuje wynagrodzenie, które powinno odpowiadać wartości rynkowej przekazanych elementów materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa pod własnym szyldem. Jest to dobry sposób na czerpanie korzyści z marki rozpoznawalnej na danym rynku wśród odbiorców konkretnych towarów i usług. Franczyzobiorcy są zazwyczaj właścicielami marek o ugruntowanej pozycji na rynku, rozpoznawalnej wśród konsumentów, ale też chronionych prawem ochronnym na znaki towarowe.

Umowy franczyzy zawierane są przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces w danej branży (np. poprzez utworzenie sieci restauracji, sklepów spożywczych). Dla Franczyzobiorcy natomiast jest to dobry sposób na prowadzenie sprawdzonego biznesu, pod znaną marką, do której Klienci są już przekonani i z której chętnie korzystają i jej ufają. Jeżeli zatem jesteś przedsiębiorcą, którego marka stała się rozpoznawalna na danym rynku usług, rejestracja znaku towarowego pozwoli Ci nie tylko zabezpieczyć się i uzyskać monopol, ale też umożliwi zarabianie na niej, poprzez podpisanie z zainteresowanymi podmiotami umowy franczyzy za odpowiednim wynagrodzeniem.

Licencja na znak towarowy

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy (właściciel marki) może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Wymaga ona, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Innymi słowy licencjobiorca może eksploatować znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu w obrocie gospodarczym według zasad ustalonych w umowie licencyjnej.

W umowie licencyjnej licencja może być określona przez strony jako niewyłączna lub ograniczona. Licencja niewyłączna zostaje udzielona wtedy, gdy w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania ze znaku towarowego. Udzielenie takiej licencji nie wyłącza możliwości udzielenia uprawnienia do korzystania ze znaku towarowego innym osobom, a także jednoczesnego korzystania ze znaku towarowego przez samego właściciela marki. Licencja niewyłączna bardzo często udzielana jest w ramach opisanego wyżej Franchisingu. Licencja ograniczona natomiast daje licencjobiorcy wyłączne prawo do używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji.

Licencjobiorca co do zasady powinien używać licencji wraz z oznaczeniem „;lic.” Za udzielenie licencji licencjobiorcy są obowiązani uiścić ustaloną w umowie opłatę licencyjną, która jest źródłem zysku dla właściciela znaku towarowego. Przy ustalaniu wysokości opłaty licencyjnej bierze się pod różne okoliczności. Należą do nich przykładowo: zasięg terytorialny i czasowy licencji, ewentualna wyłączność licencjobiorcy, możliwość udzielania sublicencji, branża w której znak jest stosowany oraz rozpoznawalność danego znaku na rynku.

Udzielenie licencji przez właściciela marki jest również dobrym sposobem na to, aby wypełnić obowiązek nałożony na właściciela znaku przez ustawodawcę w przepisie art. 169 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. obowiązek używania znaku towarowego. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa bowiem między innymi na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Stosownie do przepisu art. 169 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej przez używanie znaku spełniające wymóg obowiązku używania rozumie się także jego używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, czyli na przykład przez licencjobiorcę. Jeżeli właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nie chce lub nie jest w stanie go używać dla towarów i usług wskazanych w decyzji Urzędu Patentowego RP, to może wypełnić obowiązek używania znaku towarowego poprzez udzielenie na niego licencji innemu podmiotowi, czerpiąc z tego tytułu jednocześnie korzyści finansowe.

Zgodnie z przepisem art. art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 ustawy Prawo własności przemysłowej licencja, a nawet sublicencja może zostać zgłoszona do Rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP. Fakt ten jest korzystny dla Licencjobiorcy, gdyż po uzyskaniu takiego wpisu powstaje domniemanie jego prawdziwości i skuteczności erga omnes. Wpis taki nie ma jednak charakteru konstytutywnego, a skuteczność udzielenie licencji oceniana jest z punktu widzenia ważności zawarcia samej umowy i od dnia tam wskazanego.

Zbycie znaku towarowego

Prawo ochronne do znaku towarowego jest zbywalne i może być dziedziczone. Przedsiębiorca, budując swoją pozycję na rynku i uzyskując monopol na korzystanie z konkretnej marki w danej branży (m.in. poprzez rejestrację znaku towarowego), pracuje cały czas na to, aby jego marka zyskała na wartości. Marka przedsiębiorcy, która jest znana na rynku, kojarzy się z jakością i względem, której klienci mają zaufanie, może nawet przewyższać połowę wartości całej firmy. Zbycie takiego znaku towarowego może okazać się zatem bardzo korzystne dla właściciela marki.

Zbycie znaku towarowego może odbyć się poprzez zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

Ustawa Prawo własności przemysłowej dopuszcza też możliwość zbycia znaku tylko w zakresie niektórych towarów i usług, na które rozciąga się prawo ochronne. Możliwa jest zatem sytuacja, w której zarówno dotychczasowy właściciel marki i jej nabywca mogą jej legalnie używać na rynku, tyle że każdy w stosunku do towarów i usług, które nie są tego samego rodzaju. Z chwilą zbycia części prawa do marki, prawo ochronne przysługujące nabywca traktuje się jako niezależne od prawa przysługujące zbywcy.

Wszystkie zmiany właścicielskie powinny być oczywiście ujawnione w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy RP. Wpis do tego rejestru nie ma charakteru konstytutywnego, a zmiany są skuteczne z chwilą podpisania umowy w przedmiocie zbycia praw.

Prawo ochronne na znak towarowy może być dziedziczone, co oznacza, że wchodzi w skład spadku po zmarłym przedsiębiorcy. Prawem tym nadal będą mogły posługiwać się osoby, które albo z ustawy, albo na mocy testamentu dziedziczą po zmarłym. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla firm rodzinnych, które budują swoją markę od pokoleń i nie chcą, by w razie ich śmierci trafiła ona w obce ręce.

Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo majątkowe

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem niematerialnym, którego wartość może być wyceniana w pieniądzu. Znak towarowy rozpoznawalny na danym rynku wśród klientów, który nasuwa pozytywne skojarzenia o wysokiej jakości produktów lub usług posługującej się nim firmy, budzi zaufanie Klientów i w konsekwencji generuje ich lojalność wobec przedsiębiorcy. Taki znak towarowy może zostać wyceniony bardzo wysoko i w konsekwencji może stanowić prawo majątkowe o wysokiej wartości dla przedsiębiorstwa.

Taki znak towarowy posiadający wysoką wartość majątkową może być nie tylko przedmiotem transakcji zbycia, ale prawo to może stanowić zabezpieczenie też wierzytelności, bowiem można ustanowić na nim zastaw. Ponieważ prawo ochronne na znak towarowy jest udzielone na czas 10 lat i wygasa, jeżeli uprawniony nie podejmie czynności zmierzających do jego przedłużenia, warto w takiej umowie zastawu zobowiązać właściciela znaku towarowego (zastawca) do utrzymywania rejestracji znaku towarowego i przedłużania okresu ochronnego.

Gdyby takich czynności właściciel marki (zastawca) jednak nie wykonał, to wierzyciel (zastawnik) sam będzie mógł to uczynić, a to na podstawie uprawnienia, które daje mu przepis art. 330 kodeksu cywilnego. Wedle tego przepisu Zastawnik może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania prawa obciążonego zastawem. Wówczas zastawnik (właściciel wierzytelności) będzie miał pewność, że w razie niewypłacalności właściciela marki, będzie mógł zaspokoić się z prawa ochronnego na znak towarowy, np. poprzez jego odsprzedaż. Zastaw ustanowiony na prawie ochronnym ze znaku towarowego jest zatem dobrym sposobem na dofinansowanie przedsiębiorstwa właściciela marki, który w czasie trwania umowy zastawu może swobodnie posługiwać się swoim zarejestrowanym znakiem towarowym.

Inwestycja w markę, jaką jest jej rejestracja we właściwym Urzędzie Patentowym, nie tylko daje przedsiębiorcy wymierną korzyść w postaci monopolizacji tej nazwy lub logo dla danych produktów i usług na konkretnym obszarze, ale także powoduje, że przedsiębiorca może z tej marki czerpać dodatkowe korzyści majątkowe, np. poprzez ustanowienie na niej zastawu i w ten sposób dofinansować swoją firmę. Można zatem śmiało stwierdzić, że uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy powinno stać się obowiązkową czynnością dla wszystkich podmiotów, którzy chcą rozwijać swoje markę.

–

Autorka tekstu: 

Agnieszka Nowosielska

Radca Prawny z firmy Lawyer Line sp. z o.o.